Сопровождение регистрации товарного знака «RONDA»

Подать заявку на регистрацию товарного знака – полдела. Но когда у экспертов Роспатента возникают вопросы или из ФИПС поступают уведомления, очень важно грамотно составить ответ. Иначе главная цель – регистрация товарного знака не будет достигнута. Дав грамотный, логичный и убедительный ответ в рамках услуги по сопровождению товарного знака, в большинстве случаев экспертов можно убедить в своей правоте и достичь цели. Этот кейс – как раз об одном из таких случаев, которых в практике среднестатистического поверенного бывают десятки и даже сотни.

Предыстория

01 сентября 2014 года в рамках работ по созданию бренда «RONDA», нашим поверенным была подана заявка на регистрацию комбинированного товарного знака с одноименным названием в 25 классе МКТУ (одежда, обувь, головные уборы). Комбинированный знак выглядел следующим образом:

Заявка была зарегистрирована за номером 2014729360 и, как обычно, успешно прошла формальную экспертизу. А вот в период прохождения заявкой экспертизы по-существу, 29 октября 2015г. мы получили уведомление от Роспатента о невозможности регистрации обозначения в  качестве товарного знака.

Суть претензий экспертов Роспатента сводилась к следующему

Ronda – это город в Испании. На основании чего эксперты Роспатента сделали вывод, что обозначение не обладает различительной способностью и является не охраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. А поскольку заявителем является российское лицо, то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 25 класса на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Иными словами отказ в регистрации обозначения «RONDA» основывался на том, что потребитель, взаимодействуя с данным обозначением, по-мнению экспертов, может ошибочно предположить, что маркированный данным  знаком товар произведен в соответствующем испанском городе испанским же производителем товаров 25 класса. Что введет потребителя в заблуждение относительно страны производства товара. Ведь заявитель в данном случае – российская, а не испанская компания.

Наши аргументы на этапе сопровождения регистрации товарного знака

С тем фактом, что обозначение вводит потребителей в заблуждение мы не согласились и подготовили аргументированный ответ в рамках услуги по сопровождению регистрации товарного знака.

Наши аргументы были следующими:

• 1. Город в Испании «Ronda» не является крупным городом (население 36 тыс. человек), не является  административным центром (входит в провинцию Малага). Основной вид деятельности – туризм. Город не известен российскому потребителю, в этом городе нет производителей товаров 25 класса, которые были бы известны российскому потребителю и вводили бы продукцию 25 класса в гражданский оборот в России. В случае, если такие заинтересованные испанские производители на российском рынке появятся, они могут оспаривать регистрацию товарного знака в установленном порядке.

• 2. Слово в заявленном обозначении (RONDA) выполнено без выделения заглавной буквы - как принято в русском языке у имен собственных. Кроме того, практика размещения на товаре названия города, где произведена продукция, не является распространенной и потребитель не воспринимает обозначения на товарах или на упаковке товаров 25 класса, как указание на населенный пункт, в котором этот товар был произведен.

• 3. Слово «ronda» имеет значение в разных языках. Так, в переводе с испанского оно означает «ночной обход, патруль, круг», с итальянского - «обход, поверка, патруль». То есть, у людей, знакомых с разными языками слово может ассоциироваться с разными понятиями, не связанными с названием города.
• 4. Ниже приведены примеры российских городов (указаны область, округ и сопоставимая численность населения), названия которых являются значимыми словами, как и слово "ronda" и которые одновременно являются российскими товарными знаками, зарегистрированными в отношении самых разнообразных товаров и услуг:

• 5. Заявитель является администратором сайта (распечатка прилагается), на котором представлена продукция из заявленного перечня товаров. Продукция также распространяется через социальные сети, например «Вконтакте» (распечатка прилагается). География продаж: Воронежская, Тюменская, Курганская, Новосибирская, Омская, Челябинская, Свердловская области, республика Татарстан, Марий-Эл.

В результате, указанные выше аргументы помогли нам убедить экспертов, что российским потребителем название воспринимается как фантазийное и оно не вводит его в заблуждение относительно страны происхождения товара.

В результате 02 февраля 2016г. Роспатеном принято решение о регистрации комбинированного товарного знака «RONDA»

Таким образом, этап сопровождения заявки до момента регистрации является очень важным. Ведь спорных моментов в регистрации товарных знаков бывает много. И задача данного этапа – проанализировать ситуацию, собрать и систематизировать необходимые документы и данные, на основании которых  нивелировать возражения экспертов на пути к достижению главной цели. Цели по регистрации товарного знака.