Отказ в регистрации товарного знака. Что делать?
Масштабируя бизнес, каждый бизнесмен должен задумываться о регистрации товарного знака. Ведь если используемые логотип или название нарушают права третьих лиц, то масштабы проблем возрастают вместе с масштабом бизнеса. Демонтировать и поменять вывеску на одном заведении или на десяти – есть разница? Да и размер компенсации правообладателю, определяемый судами в пределах от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, имеет прямую зависимость от объема допущенного нарушения. Поэтому важно именно до масштабирования получить юридические права на бренд, но не все успевают это сделать вовремя.
Так было и в этот раз …
Индивидуальный предприниматель с 2015 года развивал сферу общественного питания в Южно-Сахалинске. С тех пор он открыл 6 точек японской кухни, организовал доставку суши и роллов, а также других вкусностей всем страждущим.
Бренд, под которым шла работа:
Масштабы бизнеса уже давно обязывали иметь свой зарегистрированный товарный знак.
Предприниматель обратился в специализированное патентное агентство, заплатил деньги … Но получил отказ в регистрации.
И тогда предприниматель обратился к нам.
Задача
Сделав предварительную бесплатную проверку в классах МКТУ 30 (суши, роллы…) и 43 (кафе…), мы убедились, что вероятность регистрации товарного знака SushiPanda была, действительно, низкой. Sushi – слабое слово, поскольку указывает на товар, а товарных знаков со словом Panda было множество, часть из которых явно препятствовали регистрации.
Предпринимателя это не испугало, и он решил двигаться дальше.
Был проведен платный поиск и анализ ситуации, который выявил более 10 зарегистрированных товарных знаков в 30 и 43 классах МКТУ, которые мог бы противопоставить эксперт Роспатента при экспертизе заявки:
Вероятность регистрации была оценена нашим патентным поверенным крайне низко – 10% в 30 и 43 классах МКТУ.
Была большая вероятность, что экспертиза противопоставит сразу несколько товарных знаков по обоим классам и откажет в получении прав на бренд.
Мы предложили доработать название или дизайн, чтобы повысить вероятность регистрации, предъявив несколько релевантных кейсов. Но предприниматель был тверд в своем решении зарегистрировать используемый лого с учетом всех рисков отказа и потери денег за процедуру.
И мы двинулись дальше.
Подача заявки на регистрацию товарного знака
Мы подали заявку на регистрацию и стали ждать - что ответит нам экспертиза.
На наше удивление экспертиза не возражала в регистрации товарного знака по 43 классу МКТУ, а в 30 классе противопоставила только один товарный знак:
Почему именно этот товарный знак был противопоставлен и при этом не были противопоставлены другие подобные – история умалчивает. Но полдела было сделано - регистрация в 43 классе для услуг ресторанов, баров и кафе была возможной.
Но мы с заказчиком хотели максимальный результат!
Поэтому решили попытаться отстоять товары 30 класса МКТУ.
Итак, что делать в случае отказа в регистрации?
Полученный из Роспатента документ «Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства» - по сути предварительное уведомление об отказе. Его можно оспорить и убедить эксперта поменять решение, подготовив грамотный ответ с обоснованными доводами в пользу положительного решения о регистрации.
И мы взялись за подготовку ответа на предварительный отказ
Тем более что согласно выбранному заказчиком тарифу ответ с нашей стороны готовится без дополнительных оплат. Это важно. Ведь по прайсу других патентных агентств подобный ответ может стоить 25-30 тысяч рублей без гарантий положительного исхода.
Для подготовки ответа мы запросили информацию об использовании обозначении SushiPanda и бухгалтерские сведения о деятельности предприятия.
И приступили к подготовке ответа…
Ответ на уведомление экспертизы о предварительном отказе
Команда SushiPanda хорошо и дружно поработала и предоставила нам неплохие материалы для подготовки ответа.
В результате наш ответ состоял из следующих блоков:
1. Мы пожертвовали непрофильными товарами 30 класса, удалив часть из них из заявки.
В одном классе МКТУ возможна регистрация схожих до степени смешения товарных знаков, если их товары не являются однородными. В результате из 16 первоначально запрашиваемых товаров, мы оставили только самые основные - те, что относятся к японской кухне: суши, роллы и приправы. У противопоставленного товарного знака были более традиционные для граждан РФ группы товаров - это крупы, хлебобулочные и кондитерские изделия.
Далее нам было необходимо доказать экспертизе неоднородность наших товаров японской кухни и традиционных товаров противопоставленного знака.
2. Важный пункт – обоснование неоднородности.
Сравниваемые товары не являются однородными, если отличаются своим назначением, вкусом, составом продуктов и рецептурой, подачей, оформлением точек продаж, способом употребления, кругом потребителей, местами продаж.
Суши/роллы и приправы к ним относятся к японской кухне, характеризуются соответствующей рецептурой, подачей, способом употребления, оформлением торговых точек, отличающихся от традиционных по отношению к России товаров 30 класса.
Для наглядности составили таблицу, содержащую критерии однородности рассматриваемых товаров и демонстрирующую очевидные отличия:
| Критерий однородности | Суши, роллы и экзотические приправы, относящиеся к 30 классу МКТУ | Крупы, хлебобулочные и кондитерские изделия, относящиеся к 30 классу МКТУ |
|---|---|---|
| Вкус товаров | С остротой, на японский манер | Традиционный европейский чаще всего без остроты. Возможно, сладкий вкус. |
| Назначение товаров | Не только утолить голод, но получить гастрономическое удовольствие от еды, «окунуться» в японские традиции. | Чаще всего утолить голод или покушать что-то сладенькое. |
| Состав продуктов, рецептура | Упор на морепродукты, мелкозернистый японский или короткозёрный коричневый или дикий рис. Низкокалорийная еда. Мало термической обработки продуктов (в частности используется сырая рыба). | Традиционный европейский состав. Чаще всего используются: мука, сахар, соль, сливки. Высококалорийная еда. Полноценная термическая обработка. |
| Подача | В японском стиле: черный лоток, имитирующий бамбуковый поднос или деревянную дощечку с товаром яркого цвета (белый, красный, светло- и темно-зеленый) и палочки хаши. | Традиционный европейский стиль, разномастная упаковка разных цветов. |
| Оформление точек продаж | Японский стиль - преимущественно черный фон и красный с белым цвета. Иероглифы в оформлении или шрифты, их напоминающие. Тематика бамбука, сакуры, моря ... | Европейский стиль с любыми цветовыми решениями и традиционными европейскими шрифтами. |
| Способ употребления | С помощью хаши – японских палочек для еды. | С помощью ложки, вилки, ножа, рук. |
| Целевая аудитория (круг потребителей) | Молодые люди 18-30 лет обоих полов. | 25-65 лет, чаще женский пол |
| Место продаж | Аудитория приобретает продукт онлайн, преимущественно заказывая через интернет | Аудитория приобретает товары чаще традиционным способом в продуктовых магазинах |
3. Привели историю развития компании
Где показали какие и когда открывались заведения японской кухни в Южно-Сахалинске.
4. Показали динамику и объемы ключевых показателей предприятия, связанных с брендом
Это такие показатели как выручка сети, реализованная продукция суши и роллов в штуках, расходы на маркетинг и рекламу, расходы на тару и упаковку.
5. Привели ссылки и скриншоты всех ресурсов в сети интернет
Тех, где используется обозначение (логотип) SushiPanda.
6. Ну и в завершении привели образцы упаковки продукции
На которых используется обозначение (логотип) SushiPanda.
В результате действовали целенаправленно с двух сторон
Пункты 1 и 2 могли позволить убедить экспертизу в том, что наши товары японской кухни не однородны товарам противопоставленного товарного знака в 30 классе. А пункты 3-6, обосновывающие значительные объемы использования обозначения, могли позволить убедить экспертизу в том, что обозначение получило достаточную различительную способность, чтобы не смешиваться с противопоставленным товарным знаком.
Если бы нам удалось убедить эксперта хотя бы по одному из выбранных направлений – либо по неоднородности товаров, либо по получению различительной способности обозначением, то он мог бы поменять свое решение в пользу регистрации товарного знака SushiPanda.
Согласовав ответ экспертизе с клиентом, 9 мая 2022 года отправляем его в Роспатент. Да-да, бывает, что мы работаем в выходные и по праздникам.
Решение экспертизы
Через две недели после отправки ответа
25 мая 2022 года получаем положительное решение экспертизы. УРА! Мы не зря раскладывали «по косточкам» неоднородность товаров, а заказчик не зря собирал данные, свидетельствующие о получении обозначением различительной способности!
02 июня 2022 года товарный знак SushiPanda был зарегистрирован за номером 873101 и в 43, и в 30 классах МКТУ!
Мы счастливы, что смогли помочь предпринимателю в регистрации его детища, его бренда!
Теперь можно масштабироваться еще более динамично, не опасаясь проблем с имущественными правами третьих лиц, которые могли бы возникнуть, если бы бренд не был зарегистрирован!
Теперь Вы знаете, что делать в случае предварительного отказа в регистрации товарного знака – как минимум требуется грамотный и профессиональный ответ опытного специалиста - патентного поверенного, который неоднократно решал подобные задачи. А чтобы сэкономить деньги в размере 25-30 тысяч рублей на такую услугу, надо на стадии выбора исполнителя найти адекватного подрядчика, в стоимость услуг по договору которого входит подготовка такого ответа и в арсенале которого имеется такой специалист.
Так что обращайтесь :)