Как нам удалось зарегистрировать товарный знак Euromarca в условиях, когда даже ТОПовое патентное бюро не справилось с задачей

Euromarca – под таким коммерческим обозначением с 2012 года ООО «Призма» вело интернет-торговлю качественной детской обувью в РФ, произведенной на территории Западной Европы.

Компания развивалась, росли объемы продаж. Для дальнейшего развития и выхода в оффлайн требовалась регистрация товарного знака.

Уже тогда многие торговые центры Москвы для заключения договора аренды требовали наличие свидетельства на товарный знак или хотя бы поданной на регистрацию заявки. Причина в следующем: если вывеска арендатора, размещенная на торговом центре, нарушает права на чужой товарный знак, то претензии (а это штрафы до 5 млн. рублей) могут предъявить арендодателю.

Поэтому компании так был необходим товарный знак, который открывал бы ей двери в любые торговые центры, а, значит, мог помочь существенно увеличить охват деятельности, объемы продаж, выручку и прибыль.

В 2013 году с целью регистрации используемого обозначения Euromarca «Призма» обратилась в патентное бюро Москвы, входящее в ТОП-5 компаний по интеллектуальной собственности по РФ. Реальное название этого патентного бюро здесь указывать не будем, а условно в дальнейшем будем его называть – «ТОПовое патентное бюро».

Идентичных или схожих до степени смешения товарных знаков и заявок, поданных на регистрацию, выявлено не было. Однако предварительный анализ был неутешительным.

«ТОПовое патентное бюро» не рекомендовало регистрацию обозначения Euromarca из-за весьма вероятного отказа по следующим причинам:

Были ли вышеуказанные выводы по анализу ситуации верными? Да, ниже этому подтверждение.

Выявленные преграды «Призму» не остановили. Было принято решение попробовать зарегистрировать товарный знак с помощью «ТОПового патентного бюро», предварительно разработав стратегию такой регистрации.

Нет – не верна в корне. Ниже этому подтверждение.

10.07.2014 года «ТОПовым патентным бюро» была подана заявка на регистрацию Euromarcaru

16.05.2016 года экспертиза отказала в регистрации по следующим причинам:

Таким образом, стратегия регистрации, предложенная «ТОПовым патентным бюро» оказалась несостоятельной.

Оснований для отказа стало даже больше, чем было изначально. И, наверное, можно было бы попытаться подготовить грамотный ответ на предварительное уведомление экспертизы – ведь «попытка не пытка».

Да вот беда: ответ на предварительное уведомление экспертизы во многих агентствах, тем более ТОПовых оплачивается дополнительно и стоит до 40 тыс. рублей. Не каждый заказчик захочет тратить такую сумму по делу, вероятность положительного исхода по которому невелика. Аргументов, позволяющих переубедить экспертизу, в данном случае было мало.

И наш патентный поверенный предложил свою стратегию, которая, как впоследствии оказалось, стала успешной!

Поскольку, как ни крути, шансы на охрану словесного элемента Euromarca оставались небольшими, мы решили идти через дизайн – разработку графической части знака и стилизацию букв названия.

Смысл был в следующем – если в охране названия нам откажут, то благодаря наличию охраняемых графических элементов можно было бы попробовать защитить хотя бы их и обозначение в целом, оставив название в качестве неохраняемого элемента. При отсутствии охраняемых элементов (как в случае выше с «ТОПовым патентным бюро») - охранять уже нечего, ситуация патовая – только отказ.

Мы согласовали с заказчиком техническое задание на дизайн и дизайнеры приступили к работе.

В основе графики был образ застежки-липучки на обуви в виде стилизованной первой буквы названия «E». Заказчик уже использовал желтый фон в своей деятельности, поэтому все варианты мы презентовали с его использованием.

Графический образ заказчику понравился. Но в логотип было необходимо внести изменения. К моменту начала работы над дизайном заказчик уже открыл несколько отделов в торговых центрах.

Используемый на тот момент логотип выглядел так:

С учетом того, что в вывески и оформление отделов уже были вложены средства, Заказчик предложил использовать уже имеющийся шрифт Harabara, а созданный нашими дизайнерами графический элемент было решено интегрировать в шрифтовое решение.

В результате окончательно утвержденный заказчиком фирменный знак получился таким:

С точки зрения шансов на регистрацию этот знак не совсем нас устраивал. По мнению нашего поверенного была необходима более глубокая стилизация букв, а графический элемент относительно названия должен быть гораздо большего размера, чтобы словесный элемент не занимал доминирующего положения в знаке – это требование для неохраняемых элементов, если бы таковым признали название.

Тем не менее, заказчик не стал менять свое решение. 

16.10.2017 года подали заявку на регистрацию товарного знака Euromarсa. Заявление было зарегистрировано за номером 2017742857.

31.10.2017 года завершилась формальная экспертиза и началась экспертиза по существу.

27.07.2018 года поступило уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

Суть претензий экспертизы была в следующем.

Доминирующее положение в знаке занимает сложносоставное слово, образованное из элементов: «Euro» (с испанского) - европейский; относящийся к Европе; и «Marca» (с испанского) – марка, знак. В связи с чем заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, поскольку в нем доминирует неохраняемый элемент, указывающий на место производства заявленных товаров и оказываемых услуг, на качество товаров и услуг, в том числе носит хвалебный характер, так как указывает на то, что товары (услуги) соответствуют европейскому уровню.

И здесь прошу обратить внимание еще на один ключевой момент этой истории – услуги по подготовке ответа на уведомление экспертизы у нас входят в сумму подачи заявки на регистрацию, т.е. за подготовку ответа ничего доплачивать не нужно.

А значит, заказчик не несет дополнительные расходы. Мы не берем с заказчика дополнительные 25-30 тыс. рублей, как многие другие агентства, чтобы подготовить ответ на предварительный отказ.

У нас было полгода, чтобы дать ответ на уведомление. Сам ответ подготовили достаточно оперативно – за две недели, но долго ждали сведений от заказчика об объемах использования обозначения, которые бы могли помочь убедить экспертизу в том, что обозначение получило различительную способность.

Руководство заказчика, второй раз столкнувшись с отказом, уже не верило в положительный результат, и поэтому не спешило предоставлять нам запрашиваемые сведения. Но мы не сдавались! 

Получив сведения об использования обозначения, суть нашего ответа сводилась к следующему:

24.01.2018 года отправили ответ и...

В результате 16.04.2018 года товарный знак Euromarca был зарегистрирован за номером 708471.

Мы благодарны руководству ООО «Призма» за оказанное нам доверие в регистрации товарного знака Euromarca!

Мы получили еще больше опыта, а заказчик - долгожданное свидетельство о регистрации!

Желаем бренду Euromarca дальнейшего успешного развития!