Как мы успешно зарегистрировали товарный знак, шансы на регистрацию которого были 0% и ни процентом больше

В своей практике мы неоднократно решали задачи по регистрации товарных знаков, где вероятность регистрации была низкой – в районе 20%. И при этом название нельзя было доработать или изменить - заказчикам нужно было именно такое название буква в букву.

Мы успешно решали подобные кейсы, поднимая вероятность регистрации до приемлемых значений через дизайн и стилизацию букв, получая затем положительные решения Роспатента. Смотрите, например, кейс iClima или кейс PIRMEDIA.

Опишем ситуацию подробнее

В декабре 2020 года владелец ООО «ИМПЕРИЯ» поставил перед нами задачу регистрации товарного знака … «ИМПЕРИЯ». Такое название планировалось использовать под строящиеся коттеджные поселки, а также для различных услуг, таких как, продажи товаров, инвестиционно-финансовых операций, архитектурных и строительных работ, юридического сопровождения и других. 

Те, кто сталкивался с регистрацией товарных знаков, понимают, что простые словарные слова во многих классах МКТУ чаще всего уже заняты. А тут не просто рядовое словарное слово, тут была целая «ИМПЕРИЯ» :) Кто не захочет забрать себе эксклюзивные права на использование такого солидного названия с налетом премиальности?

Для того чтобы убедиться, что с «ИМПЕРИЕЙ» дела плохи – делаем поиск в БД Роспатента среди зарегистрированных товарных знаков в интересующих нас 35, 36, 37, 42, 43 и 45 классах МКТУ. 

Обнаруживаем первые восемь действующих товарных знаков – словесные, состоящие исключительно из слова «ИМПЕРИЯ»:

По шести указанным классам обнаружили аж целых восемь словесных товарных знаков «ИМПЕРИЯ»!

А при подробном изучении первых восьми результатов поиска видно, что, к примеру, в 35 классе МКТУ «ИМПЕРИЯ» зарегистрирована целых 5 раз!

«Как такое может быть? – чуть возмущенно спросите вы. - Разве могут внутри одного класса МКТУ присутствовать пять идентичных товарных знаков? О какой эксклюзивности прав на товарный знак можно вести речь и как вообще Роспатент регистрирует такое? А если им так зарегистрировали – значит и нам могут?».

О, это самые насущные вопросы в таких ситуациях и мы вынуждены постоянно на них отвечать. 

Если коротко, то одно и то же название может быть зарегистрировано для разных заявителей в одном классе МКТУ в двух наиболее часто встречающихся случаях.

Первый – это если товары или услуги внутри класса у этих заявителей будут неоднородными. В разрезе 35 класса, к примеру, «Услуги по подаче налоговых деклараций» и «Продвижение продаж для третьих лиц» - не являются однородными, поэтому в части первой услуги могут зарегистрировать товарный знак одному заявителю, а в части другой – второму и так далее. Эти товарные знаки не будут смешиваться, потому что услуги неоднородны и потребитель не перепутает бренды, стоящие за такими услугами. Именно таким образом в один класс МКТУ совершенно легально и без особых проблем могут попасть несколько идентичных или схожих товарных знаков, если товары / услуги у них не будут иметь признаков однородности.

Второй случай – при однородности товаров и услуг (что чаще всего и бывает на практике) и схожести знаков – это наличие письма-согласия от действующего правообладателя, который получил право на использование знака раньше. По умолчанию на этот вариант надеяться не стоит – ведь чаще всего в предоставлении писем-согласий на регистрацию схожих знаков правообладатели отказывают. Или просят настолько большие суммы за такое письмо, что новому заявителю это не выгодно. Поэтому в обычном случае, когда заявитель не является аффилированным к действующему правообладателю лицом – больших надежд на письмо-согласие питать не стоит. Тем не менее, такой способ есть и иногда работает! К примеру, мы несколько раз сопровождали получение подобных писем-согласий для своих клиентов.

Есть еще варианты регистрации, но они уж совсем экзотические, поэтому углубляться в них не будем.

Но вернемся к результатам поиска.

Далее, после восьми «чистых» «Империй» идут словосочетания на базе «Империй» - названия, так называемого, «второго эшелона».

Тут и «Империя кофе», и «Империя красоток», и «Империя дерева», и «Империя вкуса», и «Древняя империя» и еще СОТНИ (!) самых разных империй.

Здесь уже можем наблюдать наличие доминирующих графических элементов в знаках и стилизацию букв. Это то, что превращает словесный товарный знак в комбинированный и позволяет получить больше отличий от всех «Империй» первого и второго эшелонов, а значит повышает вероятность регистрации такого товарного знака.

Вот пример регистрации одного такого товарного знака из отчета о поиске:

Кстати, экспертиза Роспатента при попытке регистрации обозначения «ИМПЕРИЯ» может противопоставить не только несколько «ИМПЕРИЙ» первого эшелона, но и многие из «ИМПЕРИЙ» второго, т.к. есть такое основание для отказа как «вхождение». Т.е. словесное обозначение «ИМПЕРИЯ» входит в товарные знаки «Империя кофе», и «Империя красоток» и т.д.

Итак, самый простой путь в данной ситуации – искать второе слово к «ИМПЕРИИ», которое не занято и придает особый, а еще лучше фантазийный смысл словосочетанию.

Если такое дополнительное слово будет найдено и не будет повторять ни один из сотни подобных зарегистрированных товарных знаков, то регистрация будет возможной. 

Но Заказчик отказался от этого варианта – второе слово он категорически отверг. Нам по-прежнему необходимо было зарегистрировать товарный знак «ИМПЕРИЯ»!

Мы согласовали с заказчиком такую стратегию разработки и регистрации товарного знака и поставили соответствующую задачу нашему дизайнеру.

Самый эффективный прием дизайна в таком случае – это стилизация букв названия. Причем чем больше стилизованы буквы и чем хуже прочитывается название – тем больше вероятность регистрации будущего товарного знака.

В итоге наш дизайнер выполнил такой креативный дизайн:

Отметим, кстати, что этот логотип был признан нашими подписчиками лучшим из 50 знаков, разработанных нами в 2020 году.

Буквы названия стилизованы под строения, строительные конструкции. Прочное основание выражает основательность и надежность, а треугольная форма - стремление к развитию и лидерство. Литеры тесно связаны друг с другом и в результате композиция сама по себе ассоциируется с Империей.

Цвет под "золото" сулит прибыль и хорошую отдачу от инвестиций. Ведь инвестиционно-финансовая деятельность – одно из направлений деятельности предприятия, работающего под данным брендом.

Буквы и получившийся графический образ в синергии образуют настоящий имперский образ. Тот образ, который визуально сильно отличается от всех тех сотен выявленных на стадии поиска «ИМПЕРИЙ».

Почему так существенно увеличилась вероятность регистрации - с абсолютного нуля до 50%?

Если объяснять упрощенно, то словесные товарные знаки экспертиза Роспатента сравнивает по фонетическому и смысловому критерию. Если названия идентичны, то схожесть 100% и зарегистрировать - практически без шансов за редкими исключениями, описанными выше (письма-согласия). 

А вот при сравнении комбинированного товарного знака со словесным или другим комбинированным добавляется еще третий - визуальный критерий. Доля фонетического и смыслового критерия при сравнении снижается, а визуального – увеличивается. В результате словесные товарные знаки, написанные стандартными шрифтами экспертиза визуально сравнивает с нашей композицией из строительных конструкций, где название «ИМПЕРИЯ» больше угадывается, а не прочитывается. Таким образом, за счет визуального критерия повышается вероятность регистрации и начинают появляться шансы даже в казалось бы безвыходных ситуациях. 

Поднять вероятность регистрации с абсолютного нуля до 50% - отличный результат, учитывая тот факт, что название все-таки можно прочитать. Хоть и не сразу, не влёт, но можно. 

Заказчик без единой правки утверждает единственный предложенный вариант. И далее идем на регистрацию.

25.12.2020 г. – подаем заявку на регистрацию товарного знака. Заявление регистрируется Роспатентом под номером 2020774898.

29.01.2021 г. – заявка проходит формальную экспертизу и начинается экспертиза по-существу - здесь «держим кулачки» :) 

01.06.2021 г. – УРА! Получаем положительное решение о регистрации товарного знака!
Далее оплачиваем заключительные пошлины, пишем ходатайство о регистрации товарного знака и 

11.06.2021 г. – товарный знак регистрируют за номером 815506.

В итоге процедура регистрации заняла стандартные полгода. Это средний срок. Экспертиза не задала ни одного вопроса и заказчик получил права на бренд.

Отметим «тонкую» работу по дизайну, которая под силу далеко не каждому дизайнеру. С одной стороны - требовалось максимально сильно стилизовать буквы, чтобы регистрация состоялась, но при этом название все-таки должно прочитываться – иначе смысла для заказчика регистрировать такой знак нет, т.к. его не смогут должным образом идентифицировать потребители. А учитывая еще и креативность образа – получаем мощную визуальную составляющую бренда с юридическими правами на ее использование.

При обращении в классическое патентное ведомство с задачей регистрации товарного знака «ИМПЕРИЯ» - вам сначала намекнут, что шансов очень мало. Потом заглянут в базу данных Роспатента (кто-то бесплатно, кто-то за деньги) и скажут, что шансов на такую регистрацию нет.

Потом вам предложат самостоятельно доработать название, добавив дополнительные одно-два слова. И если вы не согласитесь, то более ничем вам помочь не смогут. При этом ТОПовые патентные агентства поведут себя точно также. 

Почему? 

Во-первых, в классических патентных ведомствах нет штатных или «на подхвате», выведенных за штат, дизайнеров. Таких, которые могут квалифицированно выполнить данную задачу – это чтобы и экспертизу устроило, и буквы прочитывались, и заказчик был доволен.

Во-вторых, если агентство попробует переложить задачу на дизайнера со стороны клиента, то скорее всего будет очень много согласований и «глухие телефоны», которые отнимут много времени специалистов. Ведь дизайнеров, решающих такие задачи, понимающих требования патентных поверенных и способных их грамотно реализовать, очень мало. Овчинка не будет стоить выделки.

Обращайтесь в агентства, имеющие компетенции на стыке нейминга, дизайна и регистрации товарных знаков.

Обратите внимание на наличие опытных специалистов в каждом из указанных направлений, портфолио и попросите продемонстрировать успешные кейсы решения подобных задач. 

У нас все это есть: специалисты, портфолио, кейсы!

Безусловно, трудоемкость решения подобных задач выше, чем в рядовых случаях.

Однако мы получаем истинное удовольствие, находя креативные решения и в результате получая охранные документы на бренды для своих клиентов.