Как нам удалось зарегистрировать товарный знак Euromarca в условиях, когда даже ТОПовое патентное агентство не справилось с задачей
Euromarca – под таким коммерческим обозначением с 2012 года ООО «Призма» вело интернет-торговлю качественной детской обувью в РФ, произведенной на территории Западной Европы.
Компания развивалась, росли объемы продаж. Для дальнейшего развития и выхода в оффлайн требовалась регистрация товарного знака. Уже тогда многие торговые центры Москвы для заключения договора аренды требовали наличие свидетельства на товарный знак или хотя бы поданной на регистрацию заявки. Причина в следующем: если вывеска арендатора, размещенная на торговом центре, нарушает права на чужой товарный знак, то претензии (а это штрафы до 5 млн. рублей) могут предъявить арендодателю.
Поэтому компании так был необходим товарный знак, который открывал бы ей двери в любые торговые центры, а, значит, мог помочь существенно увеличить охват деятельности, объемы продаж, выручку и прибыль.
В 2013 году с целью регистрации используемого обозначения Euromarca «Призма» обратилась в патентное бюро Москвы, входящее в ТОП-5 компаний по интеллектуальной собственности по РФ. Реальное название этого патентного бюро здесь указывать не будем, а условно в дальнейшем будем его называть – «ТОПовое патентное агентство».
Итак, при обращении заказчика в «ТОПовое патентное агентство» ситуация была следующая
Идентичных или схожих до степени смешения товарных знаков и заявок, поданных на регистрацию, выявлено не было. Однако предварительный анализ был неутешительным.
«ТОПовое патентное агентство» не рекомендовало регистрацию обозначения Euromarca из-за весьма вероятного отказа по следующим причинам:
- 1. Проверяемое обозначение может быть признано экспертизой не обладающим различительной способностью, так как воспринимается как «Евромарка», то есть «Европейская марка / европейский знак / еврознак» и является общеупотребительным обозначением в области деятельности заявителя.
- 2. Название «Euromarca» способно ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовителя товара и места нахождения лица, оказывающего услуги, если заявителем будет российская компания или индивидуальный предприниматель, так как ассоциируется с «европейским товарным знаком» и странами Евросоюза.
Были ли вышеуказанные выводы по анализу ситуации верными? Да, ниже этому подтверждение.
Выявленные преграды «Призму» не остановили. Было принято решение попробовать зарегистрировать товарный знак с помощью «ТОПового патентного агентства», предварительно разработав стратегию такой регистрации.
Стратегия регистрации, предложенная агентством, заключалась в следующем
- 1. Для нейтрализации первой причины отказа, т.е. для повышения различительной способности к названию было добавлено окончание RU. В результате обозначение стало напоминать существующее доменное имя, только без точки – Euromarcaru.
- 2. Для нейтрализации второй причины отказа заявителем на товарный знак сделали испанскую компанию, аффилированную с ООО «Призма» – ФАВАТЕМ КООПЕРАСИОН 2000, С.Л.
Была ли стратегия, предложенная ТОПовым агентством правильной? Нет – не верна в корне. Ниже этому подтверждение.
10.07.2014 года «ТОПовым патентным агентством» была подана заявка на регистрацию Euromarcaru
16.05.2016 года экспертиза отказала в регистрации по следующим причинам:
- 1. Сложносоставное слово Euromarcaru было разделено экспертом на элементы: «Euro» - европейский, «Marca» - марка и «Ru» - обозначение национального домена верхнего уровня в России. В связи с чем признало словесный элемент не обладающим различительной способностью, указывающим на место производства заявленных товаров и оказываемых услуг и на хвалебность (соответствие европейскому уровню).
- 2. Поскольку «Ru» - обозначение национального домена для России, то регистрация товарного знака на имя испанского заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и местонахождения их изготовителя.
Таким образом, стратегия регистрации, предложенная «ТОПовым патентным агентством» оказалась не состоятельной
Оснований для отказа стало даже больше, чем было изначально. И, наверное, можно было бы попытаться подготовить грамотный ответ на предварительное уведомление экспертизы – ведь «попытка не пытка».
Да вот беда: ответ на предварительное уведомление экспертизы во многих агентствах, тем более ТОПовых оплачивается дополнительно и стоит от 25 тыс. рублей. Не каждый заказчик захочет тратить такую сумму по делу, вероятность положительного исхода по которому крайне мала. Аргументов, позволяющих переубедить экспертизу, в данном случае не было.
В сентябре 2017 года руководство «Призмы» обратилось в нашу студию для решения вопроса по регистрации бренда «Euromarca»
И наш патентный поверенный предложил свою стратегию, которая, как впоследствии оказалось, стала успешной!
Наша стратегия регистрации Euromarca
Поскольку, как ни крути, шансы на охрану словесного элемента Euromarca оставались небольшими, мы решили идти через дизайн – разработку графической части знака и стилизацию букв названия.
Смысл был в следующем – если в охране названия нам откажут, то благодаря наличию охраняемых графических элементов можно было бы попробовать защитить хотя бы их, оставив название в качестве неохраняемого элемента. При отсутствии охраняемых элементов (как в случае выше с «ТОПовым патентным агентством») - охранять уже нечего, ситуация патовая – только отказ.
Согласовали с заказчиком техническое задание на дизайн и дизайнеры приступили к работе
Один из предложенных дизайнерами вариантов был следующий:
В основе графики был образ застежки-липучки на обуви в виде стилизованной первой буквы названия «E». Заказчик уже использовал желтый фон в своей деятельности, поэтому все варианты мы презентовали с его использованием.
Графический образ заказчику понравился. Но в логотип было необходимо внести изменения. К моменту начала работы над дизайном заказчик уже открыл несколько отделов в торговых центрах.
Используемый на тот момент логотип выглядел так:
С учетом того, что в вывески и оформление отделов уже были вложены средства, Заказчик предложил использовать уже имеющийся шрифт Harabara, а созданный нашими дизайнерами графический элемент было решено интегрировать в шрифтовое решение.
В результате окончательно утвержденный заказчиком фирменный знак получился таким:
С точки зрения шансов на регистрацию этот знак не совсем нас устраивал. По мнению нашего поверенного была необходима более глубокая стилизация букв, а графический элемент относительно названия должен быть гораздо большего размера, чтобы словесный элемент не занимал доминирующего положения в знаке – это требование для неохраняемых элементов, если бы таковым признали название.
Тем не менее, заказчик не стал руководствоваться именно этими нашими рекомендациями.
И мы подали знак на регистрацию именно в таком виде
16.10.2017 года подали заявку на регистрацию товарного знака Euromarсa. Заявление было зарегистрировано за номером 2017742857.
31.10.2017 года завершилась формальная экспертиза и началась экспертиза по существу.
27.07.2018 года поступило уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.
Фактически это был предварительный отказ в регистрации, на который мы могли ответить. Суть претензий экспертизы была в следующем
Доминирующее положение в знаке занимает сложносоставное слово, образованное из элементов: «Euro» (с испанского) - европейский; относящийся к Европе; и «Marca» (с испанского) – марка, знак. В связи с чем заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, поскольку в нем доминирует неохраняемый элемент, указывающий на место производства заявленных товаров и оказываемых услуг, на качество товаров и услуг, в том числе носит хвалебный характер, так как указывает на то, что товары (услуги) соответствуют европейскому уровню.
И здесь прошу обратить внимание еще на один ключевой момент этой истории – услуги по подготовке ответа на уведомление экспертизы у нас входят в сумму подачи заявки на регистрацию
А значит, заказчик не несет дополнительные расходы. Мы не берем с заказчика дополнительные 25-30 тыс. рублей, как многие другие агентства, чтобы подготовить ответ на предварительный отказ.
У нас было полгода, чтобы дать ответ на уведомление. Сам ответ подготовили достаточно оперативно – за две недели, но долго ждали сведений от заказчика об объемах использования обозначения, которые бы могли помочь убедить экспертизу в том, что обозначение получило различительную способность. Руководство заказчика, второй раз столкнувшись с отказом, уже не верило в положительный результат, и поэтому не спешило предоставлять нам запрашиваемые сведения. Но мы не сдавались!
Получив сведения об использования обозначения, суть нашего ответа сводилась к следующему:
- 1. На территории Европы расположились более 50 государств, включая Россию, с кардинально отличающимися уровнем жизни, развитием экономики. С одной стороны - это Албания, Андорра, Молдавия. С другой - Швеция, Англия, Франция. И все это Европа. То есть, ассоциации с европейским происхождением товара совершенно не определяют место производства, качество товара и не носят хвалебный характер. С тем же успехом можно хвалиться о том, что товар произведен на планете Земля.
- 2. В отношении части «marca», необходимо отметить, что испанский язык не является распространенным в России: потребители не знакомы со значением этого слова в испанском языке. Значение слова «марка» возникает только за счет ассоциаций – слово, написанное латинскими буквами может звучать как «марка» - что созвучно русскому слову «марка».
- 3. Обозначение выполнено оригинальным шрифтом, расположено на желтом фоне. За счет использования изобразительных элементов, буква «О» может быть прочитана как «E». Всё это обеспечивает различительную способность обозначению.
- 4. Обозначение используется заявителем в значительных объемах и благодаря такому использованию стало известным у потребителей. И здесь мы приводим сведения, предоставленные заказчиком: о многолетней работе интернет-магазина, об арендуемых площадях в ТЦ с фотографиями торговых точек и, главное, о значительных объемах продаж обуви и средств, вложенных в рекламу бренда.
24.01.2018 года отправили ответ и «Аллилуйя!» - 29.03.2018 года получили положительное решение экспертизы Роспатента
В результате 16.04.2018 года товарный знак Euromarca был зарегистрирован за номером 708471
Мы благодарны руководству ООО «Призма» за оказанное нам доверие в регистрации товарного знака Euromarca! Мы получили еще больше опыта, а заказчик - долгожданное свидетельство о регистрации! Желаем бренду Euromarca дальнейшего успешного развития!
Выводы, которые можно сделать на основе данного кейса:
- 1. Результат далеко не всегда зависит от того, насколько патентное агентство крупное или ТОПовое. Ведь в такого рода агентствах не понятно – какому конкретно эксперту отдадут в работу ваш знак. В свою очередь, в нашем «бутиковом» агентстве патентный поверенный один, но зато какой! :)
- 2. Дизайн, дизайн и еще раз дизайн! Оригинальный дизайн всегда повышает шансы на регистрацию. Крупные патентные агентства чаще всего не имеют дизайнеров в штате, поэтому не предлагают повышать вероятность регистрации через дизайн. А этот способ нас выручал уже много раз – с индивидуальным дизайном шансы на регистрацию любого названия становятся выше.
- 3. Объемы использования обозначения. Недостаточная различительная способность обозначения – очень частое основание для отказа. Чем крупнее бизнес заказчика, где используется обозначение, которое необходимо зарегистрировать – тем больше шансов на положительный результат. Ведь чем больше объемы использования обозначения, которые можно доказать документально, тем больше знак известен потребителям и тем большую различительную способность он получает.
- 4. Ответ на уведомление об отказе – важная опция сопровождения регистрации товарного знака. Выбирайте те агентства (например, наше ;)), где эта опция входит в стоимость и за нее не надо доплачивать. Часто сталкиваемся с тем, что заказчики выбирают регистрировать товарный знак там, где дешевле. При этом дешевле на 1-2 тыс. рублей, а подготовка ответа на уведомление об отказе не входит в стоимость. В результате заказчики, обратившись в крупные агентства, переплачивают несколько десятков тысяч за ответ на уведомление, а результат при этом никто не гарантирует! Не попадайтесь на эту удочку! Сравнивайте не только цену, но и те работы и услуги, которые в нее входят. Понятно, что услуга в целом достаточно сложная и сравнить предложения разных агентств бывает сложно, но, тем не менее, пробуйте докопаться до истины.
- 5. Если сильно чего-то захотеть, то все получится! У «Призмы» все получилось!